Имя материала: Гражданское право

Автор: Рузакова О.А.

Лекция 15. обязательства по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности

 

15.1. Общая  характеристика обязательств по использованию прав на объекты  интеллектуальной собственности.

15.2. Авторские  договоры.

15.3. Договоры  о передаче смежных прав.

15.4. Патентно-лицензионные договоры.

15.5.    Патентно-лицензионные     договоры,       предметом      которых являются права  на товарный знак.

15.6. Договор коммерческой концессии /франчайзинга/.

15.7. Договоры  на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКТР).

 

15.1. Общая характеристика обязательств по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности

 

Исключительные права как и материальные блага могут участвовать в гражданском обороте, могут быть предметом сделок, переходить по наследству, в результате реорганизации юридического лица. Исключительные права могут выступать в качестве предмета залога, хотя закон этого прямо не предусматривает. Во многих странах есть реальная возможность получить кредит под залог исключительных прав.  Например,  активы  многих  компаний,  разрабатывающих программы для ЭВМ, часто включают в себя авторские права и прав на товарные знаки, поэтому при получении кредита, такие компании могут представить в качестве обеспечения гарантии своих прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом предусматривается возможность регистрации сделок с объектами промышленной собственности в государственном реестре, что гарантирует права обеих сторон, но не ограждает кредитора от опасности аннулирования прав по требованию третьих лиц (например, если в последующем выяснится, что

товарный  знак  зарегистрирован  с  нарушениями)89.  Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности могут быть вкладом

в  уставный  капитал  юридического  лица  и  в  договоре  о  совместной деятельности.

В соответствии с п. 6 ст. 66 Гражданского кодекса РФ вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть не

только материальные объекты, но и имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. П. 17 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса

 

89     Передача   прав   и   использование  интеллектуальной  собственности.  /   Сост.

Л.Г.Кравец. М., 2000. С. 59.

Российской Федерации»90 устанавливает, что «не могут быть вкладами в уставный           капитал   юридического   лица   объекты   интеллектуальной собственности, а также «ноу-хау». При этом Постановление к ним относит патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной собственности. «Однако в качестве вклада           может  быть  признано  право  пользования  таким  объектом, передаваемое       обществу    или    товариществу    в    соответствии    с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, установленном законодательством».

Наиболее распространенным способом передачи прав на объекты интеллектуальной собственности являются договоры.

В зарубежной практике выделяют три основных разновидности договоров, опосредующих передачу технологий91. Это так называемая купля-продажа исключительных прав на изобретение либо другой объект, лицензионных контракт и договор о передаче ноу-хау.

Наличие особого объектного состава позволяет говорить о существовании класса договоров, в рамках которых создаются, используются и передаются объекты интеллектуальной собственности. Это класс договоров об использовании прав на объекты интеллектуальной собственности.

Зачастую, особенно в зарубежной практике, передача исключительных прав происходит в режиме договоров купли-продажи.

Кстати, такую возможность предоставляет и российский Гражданский кодекс. П.4 ст. 454 ГК РФ устанавливает, что общие положения о купле- продаже, предусмотренные параграфом 1 главы 30 настоящего кодекса,

применяются и к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

Можно  выделить  ряд  существенных  различий  между  классом

договоров о передаче имущества в собственность и договорами об использовании прав на объекты интеллектуальной собственности. Так, например,  к  последним  абсолютно  неприменимы  нормы  о  переходе риска случайной гибели товара; по договору о передаче имущества в собственность продавец утрачивает всякие права на переданное имущество, а по договору об использовании прав на объекты интеллектуальной собственности «продавец» сможет в последующем воспроизвести переданный объект и вновь использовать его. На эти договоры не распространяются нормы об исполнении обязательства в натуре и о возмещении убытков, причиненных неисполнением договора автором вследствие творческой неудачи.

Важное  значение  имеет  разграничение  рассматриваемых договоров и  класса  договоров о  выполнении работ.  Различия между

указанными классами касаются, в частности, следующих моментов:

 

90 РГ. 1996. 13 августа.

91 Intellectual Property Reading Material. Geneva, 1995. P. 67-71.

- нематериального характера, присущего объектам договоров об использовании прав на объекты интеллектуальной собственности;

-  порядка распределения риска случайной невозможности выполнения договоров;

-  предмета договора;

-  порядка привлечения третьих лиц к исполнению договоров.

 

В этот класс входят следующие типы договоров:

-  Авторские договоры, включая договор заказа.

-  Договоры о передаче смежных прав.

- Патентно-лицензионные  договоры  на  объекты  промышленной собственности.

-  Договоры    на    выполнение    научно-исследовательских,    опытно-

конструкторских и технологических работ.

-  Договоры коммерческой концессии (договоры франчайзинга).

- Договор о передаче ноу-хау, в рамках которого передаются не исключительные права на информация, на которую распространяется лишь фактическая монополия.

 

Кроме того, договоры рассматриваемого класса могут быть подразделены по объему передаваемых прав на договоры об уступке исключительных прав, договоры о передаче исключительных прав и договоры о передаче неисключительных прав.

Указанные  типы  договоров  могут  быть  классифицированы  на виды  и  подвиды.  Так,  патентно-лицензионные  договоры  делятся  на

договоры об уступке патента (свидетельства) и лицензионные договоры, которые   в  свою  очередь  делятся  в  зависимости  от  особенностей лицензии                      на   исключительные,  неисключительные,  принудительные,

полные и т.п.

Авторские договоры именуются с учетом способов использования произведений   издательскими,  постановочными,  сценарными   и   т.п.

Кроме того, рассматриваемые договоры могут быть классифицированы по другим основаниям: по объектам прав, по характеру передаваемых прав на охраняемые объекты, по форме совершения сделки и т.д.

 

15.2. Авторские  договоры

 

Понятие  и виды авторских договоров. В действующем законодательстве отсутствует понятие авторского договора. Правовая сущность авторского договора состоит в передаче имущественных авторских прав правообладателем пользователю на определенных условиях.

Ст. 30 ЗоАП предусматривает понятия авторского договора о передаче  исключительных  прав  и  авторского  договора  о  передаче

неисключительных     прав.      Авторский     договор      о      передаче

исключительных прав  разрешает использование произведения определенным способом в установленных договором пределах только лицу, которому названные права передаются, и предоставляет такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам. При этом автор обязуется не передавать право на использование произведения  другим  лицам  без  согласия  приобретателя исключительных прав. Нарушение данной обязанности может повлечь ответственность автора вплоть до расторжения договора и взыскания выплаченного вознаграждения. Авторский договор о передаче неисключительных прав  – это авторский договор, по которому правообладатель разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом.

В зависимости от способа использования произведения к авторским  договорам  относятся:  издательский  договор,  договор   о

передаче прав на перевод, договор об использовании произведения в кинофильме  или  телевизионном  фильме,  договор  художественного

заказа, сценарный договор и другие договоры об использовании произведений  науки,  литературы  и  искусства  и  многие  другие.  Во многих случаях  нормы  о  передаче  авторских  прав  включаются  в

гражданские договоры аренды, простого товарищества, коммерческой концессии и другие договоры (ст. 421 Гражданского кодекса РФ). Напротив, договоры, которые не предусматривают передачу авторских прав,  не  могут  считаться  авторскими, даже  если  таковыми  названы,

например, договор об издании произведения за счет автора, который по существу является договором подряда.

Особой  разновидностью авторских договоров является  договор

заказа,  который можно рассматривать как промежуточный между классом договоров о выполнении работ и договорами об использовании объектов интеллектуальной собственности.

По авторскому договору заказа согласно п. 1 ст. 33 ЗоАП автор обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику. Предметом авторского договора заказа является

само произведение, описание которого должно быть дано в договоре. В описание могут быть включены: вид произведения, тема, жанр, объем, структура и другие элементы. Однако сама передача произведения не влечет перехода прав на него, поэтому в виде исключения из п. 5 ст. 31

ЗоАП в авторский договор заказа могут быть включены условия о порядке и способах использования будущего произведения.

В  отличие  от  подрядных  договоров  авторский  договор  заказа

предусматривает создание произведения лично автором. Автор может привлечь к участию других лиц, которые будут выступать в качестве соавторов,   лишь   при   условии   получения   письменного   согласия

заказчика, поскольку в этом случае происходит изменение стороны в договоре.

Субъектами авторского договора выступают с одной стороны правообладатель, с другой – пользователь. Причем в качестве первого могут быть не только авторы, но и другие правообладатели, в том числе

юридические лица, получившие права по договору или иным основаниям. Лица, получившие права по договору, могут передать их при условии, что такая возможность прямо предусмотрена в договоре.

Содержание   авторских  договоров.   Ст.  31  ЗоАП  называет  в

качестве существенных следующие условия.

1)  Способ      использования           произведения            -           конкретные    права,

передаваемые по договору. Если из текста договора не вполне понятно,

какие права передаются исключительные или нет, то действует презумпция передачи неисключительных прав. В предмет договора входит   также   указание   на   само   произведение,  права   на   которое передаются:

2)  Срок, на который передаются права.

3)  Территория, на которой может осуществляться использование произведения.

4)  Размер вознаграждения и /или/ порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования.

5)  Срок выплаты вознаграждения.

6)  Другие условия, которые стороны сочтут существенными.

 

В авторском договоре должны быть четко определены права, подлежащие передаче пользователю. Если права не указаны прямо в договоре, то они считаются не переданными. Так, постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 сентября

2001 г. № КГ-А40/5269-01 было подтверждено решение суда об удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение авторских прав и запрете ответчику по распространению произведения, поскольку договор, заключенный сторонами, предусматривал лишь право на издание литературных произведений, а не право распространения.

Общество с ограниченной ответственностью «Книжный дом

«Университет» обратилось с иском в суд к обществу  с ограниченной ответственностью «НВ и УП «Глосса» о взыскании компенсации  в размере 20.000 руб. за нарушение  авторских прав;  дохода в размере

200.000   руб.,   полученного   ответчиком   вследствие     нарушения

авторских прав;  запрещении  ответчику совершать действия, связанные    с   продажей  (распространением) тиража    и   другие действия, права  на  которые не  переданы  истцом  по соответствующему договору ответчику, об изъятии всех экземпляров произведений, находящихся  у третьих лиц на хранении или владении с целью выпуска в гражданский оборот.

При разрешении спора судом установлено, что  между  истцом и  ответчиком заключен  договор купли-продажи от  27.12.99  г. № Р/130 неисключительных прав на издание вышеуказанных литературных  произведений  тиражом до  10.000  экземпляров каждое, из которых подлежит передаче истцу по 3.000 экземпляров каждого произведения.

К ООО «Книжный дом «Университет» исключительные права на  использование  произведений  перешли  от  автора этих произведений  на  основании  авторского  договора  от 15.12.99  г.  в

объеме            права    на    воспроизведение,   распространение,    импорт, публичный        показ,   перевод,   передачи   полностью   или   частично третьим лицам полученных исключительных авторских прав.

Исходя  из  положения ст.431 Гражданского кодекса  РФ  суд, давая толкование условиям договора, пришел к обоснованному выводу о   том,    что   авторские  права    на    распространение    изданных

произведений  по  вышеуказанному  договору ответчику не передавались.

Заключенный договор в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ

должен    соответствовать   обязательным для   сторон  правилам, установленным  законом   и   иными   правовыми   актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Такие  правила  устанавливает  Закон  Российской  Федерации

«Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.93 г., в частности, ст.ст.  16,  31,  в  соответствии  с  которыми  в  числе  таких  прав указаны по    отдельности    права     на     воспроизведение    и    на

распространение.

Согласно ст. 31 Закона авторский договор должен предусматривать   конкретные  права,   передаваемые   по   договору,

права  на  использование  произведения,  не  переданные  по  договору,

считаются не переданными.

Судом установлены факты  продажи произведений, поскольку право   на   распространение  ответчику   передано   не   было,   суд

удовлетворил            предъявленные   исковые   требования  о  применении ответственности, установленной в ст.ст. 48, 49 Закона.

 

Несмотря на то, что условия о сроке и территории действия переданных прав являются существенными, без этих условий договор является действительным и к нему применяются специальные правила, предусмотренные п. 1 ст. 31 закона.

Если в договоре срок действия  не будет установлен, автор может расторгнуть такой договор по истечении пяти лет с даты его заключения

при условии письменного уведомления об этом пользователя за шесть месяцев до расторжения договора. Отсюда следует, что при наличии в договоре условия о сроке, автор в течение этого срока не имеет права на

расторжение договора.

При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Российской Федерации. То есть, отсутствие в авторском договоре условий о сроке и территории не влечет признание договора незаключенным и, следовательно, данные условия не являются необходимыми и достаточными для заключения данного договора.

Одним из важнейших условий авторского договора является условие о вознаграждении. ЗоАП в общем перечне авторских правомочий, предусмотренных ст.ст. 15,16, это право прямо не называет,

хотя в большинстве случаев оно является наиболее важным.

В авторском договоре может быть указан конкретный размер вознаграждения в виде фиксированной суммы (паушальный платеж)

или роялти  (\% от дохода, получаемого пользователем от использования авторских прав, например, в виде процентов от выпущенного тиража книг)  либо  порядок  его  определения,  а  также  сроки  выплаты.  При

отсутствии этих условий договор считается незаключенным.

Вознаграждение в авторском договоре преимущественно должно определяться в виде процента от дохода за соответствующий способ

использования произведения. Если это невозможно осуществить в связи с характером произведения или особенностями его использования (например, при создании фильма неизвестно, будет ли он пользоваться

успехом у публики), то вознаграждение может быть установлено в виде зафиксированной в договоре суммы либо иным образом.

Если же в договоре указывается лишь порядок определения вознаграждения в зависимости, например, от количества реализованных

экземпляров произведения, то необходимо установить механизмы, позволяющие контролировать автором объем реализованной продукции, что на практике достаточно трудно. Если максимальный тираж не будет

указан, то такой договор может быть признан недействительным.

Правительством РФ  были  приняты  постановления от  21  марта

1994 года № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за      некоторые   виды   использования   произведений   литературы   и искусства»92 и от 17 мая 1996 г. «О ставках вознаграждения исполнителям                        за     некоторые    виды     использования    исполнения (постановки)93. Принятие данных документов было направлено на установление        минимальной   защиты   авторов   и   исполнителей   от недобросовестных пользователей. На практике минимальные ставки вознаграждения применяются не в индивидуальных договорах, а в лицензионных соглашениях, заключаемых обществами по управлению имущественными правами на коллективной основе. В том случае, если в договоре отсутствует условие о вознаграждении, то должны все-таки применяться  нормы  п.  3  ст.  424  Гражданского  кодекса  РФ,  а  не

 

92 СА РФ. 1994. № 13. Ст. 994.

93 РГ. 1996. 30 июля.

минимальные ставки вознаграждения, предусмотренные вышеназванными постановлениями. Так, в иске РАО к ЗАО «ЗеКо Рекордс» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав: Александра Розенбаума, Андрея Иванова, Регины Лисиц и Дмитрия Рубина, Головинским межмуниципальным судом г. Москвы, было отказано на том основании, что накануне слушания дела ответчик перечислил  гонорар  за  все  тиражи по  минимальной   ставке авторского вознаграждения. Однако это решение было отменено в связи с тем, что гонорар авторам мог быть установлен исключительно соглашением сторон, а минимальные ставки применяются только с согласия  правообладателя. Кроме того,  суд не вправе был заменить одни исковые требования истцов (о выплате

компенсации) на другие (возмещение убытков94).

 

Особым условием авторских договоров является условие об ответственности. Ответственность по авторскому договору является гражданско-правовой. В соответствии со ст. 34 ЗоАП сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по авторскому договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду. Из этого правила есть исключение: если автор не представил заказное произведение в соответствии с условиями договора заказа, он обязан возместить реальный ущерб, причиненный заказчику. Таким образом, если автора

«не посетило вдохновение» и он не смог создать на заказ произведение,

то он не должен возмещать причиненные издательству (или иному пользователю)   убытки   в   виде   упущенной   выгоды.   Кроме   того,

поскольку для автора, не являющегося субъектом предпринимательской деятельности, ответственность наступает при наличии вины (п. 1 ст. 401

Гражданского кодекса), то в данной ситуации автор не несет никакой ответственности. Если же автор создал произведение, но передал его другому пользователю, то он несет ответственность в виде возмещения

реального ущерба.

В отношении пользователя, для которого приобретение имущественных    прав    на    произведение    необходимо    в    рамках

осуществления предпринимательской деятельности, ответственность наступает независимо от вины (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса). Например, книга, которую выпустил издатель, не пользуется спросом, в связи    с    чем    издатель    нарушает    сроки    выплаты    авторского

вознаграждения. Ответственность за просрочку исполнения обязательства в данном случае наступает независимо от вины издателя.

Прекращение авторских  договоров  осуществляется по общим

правилам прекращения договоров:

 

94  Тулубьева И. Александр Розенбаум против ЗеКо. // Интеллектуальная собственность. 1999. № 2. С. 77.

-  по основаниям прекращения обязательств, предусмотренным гл. 26

Гражданского кодекса;

-  по истечении срока действия договора;

-  по истечении срока действия авторского права;

-  при  расторжении  договора         по        взаимному     соглашению   или      по инициативе одной из сторон в случаях, предусмотренных законом или

договором. Расторжение договора по инициативе одной из сторон может быть санкцией как в отношении правообладателя, так и в отношении пользователя за нарушение условий договора.

 

Форма  авторского договора.  Для того, чтобы авторский договор был признан заключенным, необходимо, чтобы он приобрел форму, предусмотренную законодательством.

Вопросам формы авторского договора посвящена 32 статья ЗоАП,

в соответствии с которой авторский договор должен быть заключен в письменной форме. Исключение составляют договоры об использовании

произведения            в    периодической    печати.    Для    таких    договоров предусмотрена          устная   форма.   В   науке   существует   мнение,   что

«указанная сфера охватывает не только периодическую печать, а всю сферу средств массовой информации, куда кроме периодической печати входят также радио и телевидение»95.

При определении формы договора об использовании произведения в периодической печати необходимо учитывать с одной стороны оперативность предоставления информации, а с другой – необходимость соблюдения  прав  авторов  и  издательств.  Получив  устное  согласие

пользователя по договору, в случае его невыполнения как автор, так и издатель имеют слабые механизмы защиты своих прав. Так, например, издательство  едва  ли  сможет  защитить  свои  интересы,  если  автор

вопреки          устной  договоренности  опубликовал  материалы  в  другом издательстве.   Обе   стороны   вправе   доказывать   обстоятельства,   на которые          они   ссылаются,   устными   доказательствами,   например,   с

помощью свидетельских показаний.

Во всех иных случаях авторский договор должен быть заключен письменно.    Несоблюдения    простой    письменной    формы    влечет

невозможность для сторон в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но сохраняется право приводить письменные и другие доказательства совершения сделки.

Особая            форма авторских       договоров      предусматривается   в

отношении     программ     для  ЭВМ  и  баз  данных.  При  продаже  и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ   и   базам   данных   допускается   применение   особого   порядка заключения   договоров   в    виде    конклюдентных   действий    путем

изложения условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных - «оберточные» лицензии. В «оберточной» лицензии указывается, что вскрытием упаковки экземпляра программы для ЭВМ или базы данных пользователь выражает свое согласие с условиями данной лицензии. В качестве условий, характеризующих способ использования произведения, обычно указывают недопустимость использования данного экземпляра произведения более, чем на одной ЭВМ или более, чем одним пользователем в сети одновременно.

Авторские      договоры        не        требуют          какой-либо     регистрации.

Договоры о полной или частичной передаче исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных в соответствии с п.5 ст. 13 Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных могут быть зарегистрированы по соглашению сторон в Патентном ведомстве.

 

15.3. Договоры о передаче смежных прав

 

Договоры в сфере смежных прав являются сравнительно новыми договорами в сфере интеллектуальной собственности. Это обусловлено тем, что сами смежные права охраняются в Российской Федерации сравнительно недавно. Особенность данных договоров проявляется в их взаимосвязи с авторскими правоотношениями. Так, в соответствии с абзацем 2 п. 2 ст. 36 ЗоАП разрешение на использование постановки, полученное от режиссера-постановщика спектакля, не отменяет необходимости получения разрешения у других исполнителей, участвующих  в  постановке,  а  также  у  автора  исполняемого произведения.

Законодательство практически не регламентирует особенности договоров   о   передаче   смежных   прав.   В   связи   с   этим   правовое

регулирование данных договоров осуществляется общими положениями гражданского законодательства о договорах, обязательствах и сделках. Кроме того, целесообразно к данным договором применять насколько

это  возможно  нормы  законодательства  об  авторских  договорах  на основе принципа аналогии закона. Так, например, смежные права могут передаваться на исключительных или неисключительных условиях как и

авторские       права   по   договорам   о   передаче   исключительных   или неисключительных прав.

Существенным условием договоров о передаче смежных прав является условие о предмете: о характере передаваемых прав, способах

использования           смежных   прав   и   объект,   в   отношении   которого передаются  права.  Также  существенными  можно  назвать  условия  о сроке, территории действия передаваемых прав, и вознаграждении за их

использование. Среди иных условий, которые имеют важное значение именно для договоров об использовании объектов смежных прав (особенно в отношении производителей фонограмм), является условие о

том,   что   передаваемые   (предоставляемые)   по   договору   права   (в

частности, права на запись) не должны нарушать прав третьих лиц, т.е.

прав авторов, исполнителей и иных правообладателей.

Многообразие договоров об использовании смежных прав позволяет провести их классификацию, хотя ныне действующее законодательство таковой не предусматривает.

Договоры     о    передаче    прав    на    исполнения.     Предметом договоров данной группы могут быть права,  перечисленные в п. 2 ст. 37

ЗоАП, в частности право передавать в эфир или сообщать для всеобщего сведения по кабелю исполнение или постановку, записывать ранее не

записанные  исполнение  или  постановку  и  др.  Договоры  на использование этих прав заключаются исполнителем, а при исполнении коллективом исполнителей – руководителем такого коллектива.

В отношении договоров в области исполнительской деятельности ст. 37 ЗоАП регламентирует два вида договоров, различающихся по субъектному  составу и характеру передаваемых прав.  Так, п.5 ст. 37

ЗоАП  регулирует   вопросы   заключения   договора   исполнителем   с организацией эфирного или кабельного вещания, предметом которого является право передачи в эфир или по кабелю для всеобщего сведения

исполнения или постановки. При этом если в договоре предусмотрены право записи исполнения или постановки и право воспроизведения этой записи,   то   дополнительного   разрешения   на   осуществление   этих

правомочий в отношении последующих передач или постановки, не требуется.

П.6 ст. 37 ЗоАП предусматривает заключение договора между исполнителем   и   изготовителем   аудиовизуального   произведения   с

использованием исполнения или постановки. При этом устанавливается перечень имущественных прав, которые передаются по договору. К ним относятся   все   права,   которые   установлены   п.2   ст.37   ЗоАП,   за

исключением права сдавать в прокат опубликованную фонограмму, полученную для создания аудиовизуального произведения. Исключительные права на аудиовизуальные произведения приобретает

ее         автор  в  соответствии  с  п.2  ст.13  ЗоАП.  Но  при  этом  автор аудиовизуального  произведения   должен   использовать   исполнение (постановку) только в целях создания аудиовизуального произведения,

но не в коммерческих целях. Такое положение выражается в формулировке: «предоставление исполнителем таких прав ограничивается использованием аудиовизуального произведения и, если в  договоре  не  установлено  иное,  не  включает  права  на  отдельное

использование звука или изображения, зафиксированного в аудиовизуальном произведении».

Размер вознаграждения исполнителю определяется соглашением.

При заключении договора о передаче права на прокат фонограммы исполнения или постановки суммы вознаграждения за прокат в соответствии  с  п.  2  ст.  39  ЗоАП  распределяется  между  ее производителем и исполнителем поровну.

Ставки вознаграждения исполнителям предусмотрены постановлением Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 614 «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)»96.

Форма договора о передаче прав исполнителя – письменная.

В отношении договоров об использовании других объектов смежных прав закон не содержит норм правового регулирования.

Договоры  о передаче  прав  на фонограмму. Предметом данного вида договоров являются права, перечисленные в п. 2 ст. 38 ЗоАП, в

частности, право воспроизводить фонограмму, распространять экземпляры фонограммы, продавать, сдавать их в прокат и т.д. В соответствии с абзацем 2 п. 3 ст. 38 ЗоАП право на распространение

экземпляров фонограммы путем сдачи их в прокат принадлежит производителю фонограммы независимо от права собственности на эти экземпляры и  при  передаче  данного  права,  оно  должно  быть  прямо

указано в договоре.

Договоры  о передаче прав  на передачи  эфирного и кабельного вещания. Организации эфирного и кабельного вещания могут передавать по договорам свои права, перечисленные в п. 2 ст. 40, п. 2 ст.

41 ЗоАП. В их числе право одновременно передавать в эфир (сообщать для всеобщего сведения по кабелю) свою передачу другой организации, записывать передачу, воспроизводить запись передачи и др.

Размер вознаграждения законодательством не регулируется и определяется договором. В случае отсутствия размера вознаграждения в договоре применяется положение п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ,

в соответствии с которым применяется вознаграждение, которое при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за передачу аналогичных условий.

Законодательство не предусматривает особых требование к форме договоров о передаче смежных прав, в связи с чем к ним должны применяться  общие  положения  Гражданского  кодекса  РФ  о  форме

сделок.

 

15.4. Патентно-лицензионные договоры

 

Договоры  об уступке патента.  Права на объекты промышленной собственности могут передаваться по договору. Исключительные права могут передаваться полностью или частично. Полная передача прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, в том числе право предоставления лицензий, осуществляется по договору о передаче исключительного права (договору  об уступке  патента).  Договор уступки патента упоминается в п. 5 ст. 10 Патентного закона. Закон не предусматривает   требования   к   содержанию   договора,   но   требует

 

96 СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2529.

государственной       регистрации  в  Патентом  ведомстве,  в  противном случае признается недействительным. Цель такой регистрации является в первую   очередь   недопустимость   злоупотреблений   со   стороны правообладателя и продажи патента одновременно нескольким лицам.

К         существенным           условиям        договора         об        уступке           патента

относится  условия  о предмете, т.е. условие о передаче патента как документа, удостоверяющего исключительные права патентообладателя. При  этом    в    договоре    должны    быть    указаны    сведения    о патентообладателе (фамилия,   имя,    отчество    или    наименование), название изобретения или иного объекта патентных прав, номер патента и дата приоритет объекта.

Если  договор  является  возмездным,  то  должен  быть  указан размер           вознаграждения,            уплачиваемого          патентообладателю   в          виде

единовременной твердой суммы (паушальный платеж) или текущих платежей в виде части дохода, получаемого приобретателем патента от

использования  прав  на  охраняемый  объект  (роялти)  либо  сочетание таких форм. При заключении договора об уступке патента чаще вознаграждение  определяется  в  виде  паушального  платежа,  выплата

роялти характерна для лицензионных договоров.

Новая редакция Патентного закона предусматривает возможность заключения договора об уступке патента путем публичной  оферты.  В

соответствии с п. 3 ст. 14 Патентного закона заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на

изобретение   (уступить   патент)   лицу,   первому   изъявившему   такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и Патентное ведомство.   В   качестве   таких   лиц   могут   быть   только   граждане

Российской Федерации или российские юридические лица. При наличии такого     заявления   патентные   пошлины   в   отношении   заявки   на изобретение  и  патента,  выданного  по  такой  заявке,  не  взимаются.

Патентное ведомство публикует сведения об указанном заявлении. Патентообладатель обязан заключить договор о передаче исключительного  права  на  изобретение  (уступке  патента)  с  лицом,

изъявившим   такое     желание     на     условиях,     соответствующих установившейся практике,

При  этом  лицо,  заключившее  с  патентообладателем договор  о передаче  исключительного  права  на  изобретение  (уступке  патента),

обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

Понятие   и  стороны   лицензионного   договора.  Второй  способ

передачи прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы – лицензирование, т.е. предоставление патентообладателем другому физическому или юридическому лицу разрешения на совершение  в  определенной стране  в  ограниченный период  времени

одного            или    более    действий,    на    совершение    которых    имеет исключительное         право   патентообладатель   объекта   промышленной собственности  (изобретения,  полезной  модели,  промышленного образца), запатентованного в данной стране.

В ст. 13 Патентного закона РФ прямо закреплена обязанность любого   лица,   не   являющегося   патентообладателем,   испрашивать

лицензию, т.е. разрешение патентообладателя на использование охраняемых  объектов  промышленной  собственности.  По лицензионному   договору   патентообладатель  (лицензиар)  обязуется

предоставить право на использование охраняемого объекта в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает  на  себя  обязанность  вносить  лицензиару  обусловленные

договором платежи и (или) осуществлять иные действия, предусмотренные договором. Лицензиар –это патентообладатель, который предоставляет права на использование охраняемого объекта в

соответствии с условиями лицензии. В качестве лицензиата выступает пользователь,  который  приобретает  право  на  использование охраняемого    объекта    в    соответствии    с    условиями    лицензии.

Лицензиатом может быть как физическое, таки юридическое лицо.

Виды лицензионных договоров.  Патентный закон предусматривает различные виды лицензионных договоров, а именно

исключительные, неисключительные, открытые, принудительные лицензии.

В соответствии со ст.13 Патентного закона при исключительной лицензии      лицензиату     передается     исключительное     право     на

использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование   в   части,   не   передаваемой   лицензиату.   Правовым

последствием заключения такого договора является невозможность других лиц и даже патентообладателя использовать охраняемый объект теми способами, которые переданы по договору.

При неисключительной лицензии  лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом,

в том числе и те, которые переданы лицензиату, а также права на предоставление лицензий третьим лицам.

Принудительная       лицензия.       В         соответствии с          п.         3          ст.        10

Патентного    закона     при     неиспользовании     или     недостаточном использовании  патентообладателем  изобретения  или  промышленного

образца в течение четырех лет, а полезной модели - в течение трех лет с даты выдачи патента, любое лицо, желающее и готовое использовать

охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих    установившейся    практике,    может    потребовать

заключения     с      ним     договора     в      принудительном     порядке.

Заинтересованное лицо  должно  также  доказать,  что  неиспользование или недостаточное использование объекта  приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг. Для получения принудительной лицензии  необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии, а также указанием условий предоставления такой лицензии, а именно,

-  объем использования,

-  размер, порядок и сроки платежей.

 

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления, а именно определением пределов использования, размера, сроков и порядка платежей. Размеры лицензионных платежей должны быть установлен в виде суммарного размер платежей, который не может быть ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной неисключительной лицензии может быть   прекращено   в   судебном   порядке   в   соответствии   с   иском

патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения    пользования    лицом,    получившим    принудительную

неисключительную лицензию, возникшими в связи с получением такой лицензии правами.

П. 2 ст. 9.1 Патентного закона предусматривает еще один случай

выдачи принудительной неисключительной безвозмездной лицензии. В случае  если  патент  на  изобретение,  полезную  модель  или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации, получен не Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предоставлять указанному им лицу (лицам) неисключительную безвозмездную лицензию  на использование данных изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации.

При этом вознаграждение автору выплачивается государственным заказчиком,  по  требованию  которого  предоставлена  такая  лицензия.

Вознаграждение        выплачивается        из        средств,        выделяемых государственному заказчику для выполнения работ по государственному

контракту.

Открытая  лицензия   представляет  собой  официально публикуемое Патентным ведомством безотзывное заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (п. 2 ст. 13 Патентного закона). По существу такое заявление представляет собой публичную оферту. Пошлина за поддержание патента в силе снижается в этом случае на 50 процентов с года, следующего за годом опубликования сведений о таком заявлении, что представляет собой определенную льготу для правообладателей.

В случае открытой лицензии лицензионный договор не заключается. Лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах

В случае, если патентообладатель в течение двух лет с даты такой публикации не получал предложений в письменной форме о заключении

договора  о  платежах,  по  истечении  двух  лет  он  может  подать  в Патентное ведомство ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентная пошлина за  поддержание патента в  силе  подлежит

доплате           за   период,   прошедший   с   даты   публикации   сведений   о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере.

Обязательная лицензия        выдается         в          случае,            если

патентообладатель не может использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя. В этом случае он вправе требовать от последнего заключения лицензионного договора путем обращения  в суд с иском о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя другого патента при условии, что изобретение, на которое он имеет исключительное право, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические  преимущества  перед  изобретением  или  полезной моделью  обладателя  другого  патента.  В  исковом  заявлении  должны быть  указаны  условия  предоставления  такой  лицензии,  в  том  числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей.

При предоставлении в соответствии с решением суда указанной лицензии суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах.

В случае предоставления принудительной неисключительной лицензии  обладатель  патента  на  изобретение  или  полезную  модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной

лицензии, также имеет право на получение неисключительной лицензии на использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная      неисключительная      лицензия,      на       условиях,

соответствующих установившейся практике.

Еще одной разновидностью лицензии, не предусмотренной законодательством, но распространенной на практике, является полная лицензия,  по которой лицензиат получает на определенный срок исключительные права на все способы использования охраняемого объекта. Этот договор во многом сходен с договором об уступке патента и отличается тем, что охранный документ (патент) фактически не передается и монополия на использование объекта ограничена определенным сроком.

Лицензионный договор как и договор об уступке патента должен быть  заключен  в  письменной  форме  и  подлежит  государственной

регистрации в Патентном ведомстве. Без такой регистрации договор считается недействительным.

Содержание  лицензионного договора образуют условия о предмете договора (характер прав, передаваемых по договору, и объект, на  который  передаются  права),  вознаграждение  лицензиару  в  виде

роялти или паушального платежа либо их сочетания, срок, на который передаются права, и территория их действия. В обязанности лицензиара входит обеспечение возможности лицензиату осуществлять переданные

ему права, поддержание в силе патента, в том числе уплата ежегодной госпошлины. В обязанности лицензиата может входить поддержание качества    продукции    не    ниже    качества,    чем    у    лицензиара,

информирование лицензиара о произведенных улучшениях и усовершенствованиях охраняемого объекта и продукции (работ, услуг), выпускаемой на его основе.

 

15.5. Патентно-лицензионные договоры, предметом которых являются права на товарный знак

 

Предметом  патентно-лицензионных договоров могут быть не только права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы,  но  и  права   на  средства  индивидуализации предпринимателей, подлежащие регистрации. Исключения составляют наименования мест происхождения товаров и коллективные товарные знаки,  что  объясняется их  сущностью. Так,  права  на  товарный  знак могут быть переданы по договору о передаче исключительного права на товарный  знак  (по  договору  об  уступке  товарного  знака) юридическому  или  физическому  лицу-предпринимателю  без образования юридического лица в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. В качестве приобретателя прав могут выступать только юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей.

Передача прав на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору как на условиях исключительной, так и неисключительной лицензии. При этом лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Договор об уступке товарного знака и лицензионный договор, как и  договоры  о  передаче  прав  на  изобретения,  полезные  модели  и

промышленные образцы регистрируются в  Патентном ведомстве. Без этой регистрации они считаются недействительными.

Для лицензионных договоров о передаче прав на товарные знаки и

знаки обслуживания существенными условиями являются:

- предмет договора (номер свидетельства    на товарный знак, в отношении которого заключен договор);

-  вид передачи товарного знака (уступка или лицензия);

-  вид лицензии;

-  территория действия передаваемых прав;

-  срок действия передаваемых прав;

-  товары, в отношении которых передаются права на товарный знак или предоставляется лицензия;

-  условие о том, что качество товара лицензиата будет не ниже качества товара лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

 

В законодательстве весьма скупо урегулированы вопросы содержания патентно-лицензионных договоров, например, вопросы об ответственности сторон. В связи с этим к указанным договорам могут применяться общие положения о договорах, обязательствах и сделках. В соответствии с принципом свободы договора стороны могут включать любые  условия,  не  противоречащие императивным нормам гражданского законодательства.

Кроме того, условия лицензионного характера могут являться составной частью иного договора, в частности договора о совместной

деятельности, договора продажи предприятия и т.д.

 

15.6. Договор коммерческой концессии (франчайзинга)

 

Понятие  и историческое развитие договора коммерческой концессии.  Современный Гражданский кодекс РФ впервые закрепил в главе 54 новый для российского законодательства институт договора коммерческой концессии, имеющий много общего с так называемым договором франчайзинга, характерным для англо-саксонской системы права.

Первый договор коммерческой концессии в России был зарегистрирован в Роспатенте 20 июня 1996 г. Это договор между компанией «Колгейт Палмолив» (США) и пользователем АО «Ком Палм» (РФ). Предметом договора является тридцать пять изобретений, по семи выданы патенты, семь промышленных образцов, и шестьдесят товарных знаков97.

В российском дореволюционном праве предусматривался некий аналог данному договору, а именно, сделки с фирмой. Под фирмой понималось название торгового предприятия, как обособленного частного хозяйства, имевшее своей целью индивидуализировать предприятие, и составлявшее его принадлежность. Поскольку фирма составляла принадлежность предприятия, то она не могла быть предметом сделки отдельно от предприятия.

Первые элементы франчайзинга стали практиковаться в США еще в середине прошлого века. В настоящее время в США франчайзинг охватывает 30\% розничной торговли, в Австралии – 90\%98.

Как самостоятельный объект правового регулирования договор франчайзинга рассматривается более, чем в восьмидесяти странах мира.

В зарубежном законодательстве договор франчайзинга (договор коммерческой передачи технологий) понимается как коммерческое соглашение,    посредством    которого    репутация,    технологическая

информация  и  экспертиза  одной  стороны  комбинируется  с инвестициями другой для целей продажи товаров или оказания услуг прямо  потребителю99.  Рынок  сбыта  товаров  и  услуг  обычно основывается на товарном знаке, марке услуг или торговом названии, а также специальном оформлении и дизайне. Лицензии на такую марку или торговое название обычно комбинируются с ноу-хау, технической информацией, технической помощью, услугами по управлению, относящимися  к  производству,  сбыту,  эксплуатации  и  управлению.

Владелец такого товарного знака, фирменного наименования и ноу-хау называется лицензиаром или франчайзером. Лицо, которому передается лицензия и ноу-хау называется дистрибьютором или дилером.

Ст.  1027  Гражданского  кодекса  определяет  договор коммерческой  концессии   как  договор,  по  которому  одна  сторона

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс  исключительных прав,  принадлежащих правообладателю, в

том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение     правообладателя,     на      охраняемую     коммерческую

 

97  Еременко В.И., Евдокимова В.И. Совершенствование системы лицензирования в

Европейском Союзе. // Патенты и лицензии. 1997. № 7. С. 31-36.

98  Евдокимова В.И. Франшиза и договор коммерческой концессии. // Патенты и лицензии. 1998. № 1. С. 23-28.

99 Intellectual Property Reading Material. Geneva. 1995. P. 325.

информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Виды договора коммерческой концессии. В зарубежном законодательстве выделяют следующие виды договора коммерческой концессии (франчайзинга).

1) Единичное соглашение о франчайзинге.

2) Соглашение о франчайзинге с управляющим.

3) Соглашение об освоении территории.

4) Соглашение о совместном предприятии100.

 

Первая форма предполагает предоставление неисключительной лицензии на использование прав на фирменное наименование на определенной территории.

Соглашение о франчайзинге с управляющим рассматривается как предоставление       на       исключительных      условиях       права       на

сублицензирование исключительных прав.

По соглашению об освоении территории лицензиар предоставляет лицензиату исключительные права на развитие территории, но без права

сублицензирования. В соответствии с этим соглашением франчайзиат обязуется открыть определенное минимальное количество франчайзингов на  оговоренной  территории  в  течении  определенного

периода времени. При открытии каждого франчайзинга франчайзиат подписывает единичное соглашение о франчайзинге.

предпринимательского

комплекса    с

переплетением

с    другими

договорами,   которые

заключаются

при    создании

совместного

предприятия.

 

 

 

 

 
Соглашение о совместном предприятии предполагает заключение договора        франчайзинга        в        рамках        создания        единого

 

Содержание  договора коммерческой концессии.  Предметом договора является комплекс исключительных прав, а также коммерческий  опыт,  знания,  коммерческая  информация правообладателя.  Не  является  предметом  договора  так  называемая

«деловая репутация», хотя она и учитывается при определении цены договора.

В отличие от лицензионного договора предмет договора коммерческой  концессии  значительно  шире,  чем  предмет лицензионного договора, и включает в себя комплекс исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, и прежде всего право

на  фирменное  наименование,  а  также  может  включать  фактическую информацию,       не            подпадающую           под      правовую       охрану            режима

 

100      Вацковский   Ю.Ф.   Международный       франчайзинг:   оформление договорных отношений. // Право и экономика. 1997г. № 2. С. 44-48.

исключительных       прав

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |